Интеллектуальная собственность как способ налоговой оптимизации

Статья для тех, кто ищет способы налоговой оптимизации или уже использует лицензионные договоры.

Использование лицензионных договоров в налоговом планировании набирает популярность, о чем косвенно говорит увеличившееся количество споров. Насколько этот способ налоговой оптимизации вообще работает и является безопасным? Делимся с вами своим личным опытом и наблюдениями, и подтверждаем их актуальной судебной практикой 2023 года, проанализированной нами сплошным методом.

1. Для чего применяются лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии в налоговом планировании?

• Оптимизация налога на прибыль (если ставка налога у правообладателя меньше ставки пользователя).
• Вывод денег на бенефициара.
• Сокрытие признаков дробления бизнеса.
• Вывод денег за рубеж.

2. Кто может использовать лицензионные договоры?

Все правообладатели, у которых есть или могут появиться объекты интеллектуальной собственности. Наиболее популярные - товарный знак, полезная модель, промышленный образец, ноу-хау.

3. С чего начать?

Необходимо определить:

• Вид объекта интеллектуальной собственности (ИС).

• Необходимость регистрации ИС в Роспатенте (например, товарный знак, патенты – обязательно, программное обеспечение – можно, но не обязательно, ноу-хау – не регистрируется). Следует учитывать, что регистрация ИС в Роспатенте занимает время, на практике товарный знак 2-8 месяцев, полезная модель, промышленный образец – 5-10 месяцев.
• Фактического разработчика (автора). Несмотря на то, что отказ от авторства ничтожен (п.1 ст.1228 ГК РФ), в свидетельстве Роспатента указываются конкретные авторы. С практической точки зрения от того, кто является автором может зависеть оценка обоснованности лицензионных платежей. Например, если авторами полезной модели являются работники ООО «Х», то деловые цели выплаты роялти за ее использование правообладателю ИП «Х» неочевидны.
• Кто является правообладателем: ИП или организация. Следует учитывать, что, например у товарного знака может быть только один правообладатель. Если бизнес партнерский, регистрация объекта интеллектуальной собственности только на одного из бенефициаров может нарушить баланс их интересов. С другой стороны, передать исключительные права на товарный знак от организации к ИП можно, но порождает целый ряд проблем: как передать, по какой стоимости, какие для этого есть деловые цели, как будет использоваться ИС бывшим правообладателем и т.д. В идеальном варианте правообладателя надо определить сразу.
• Основание использования: лицензионный договор, договор коммерческой концессии, безвозмездная передача на основании письма-согласия, заключение смешанного или непоименованного договора (дилерский, дистрибуторский и т.д.).
• Стоимость. В некоторых случаях целесообразно провести оценку размера роялти. Также можно ориентироваться на деловую практику: в среднем роялти за товарный знак – 5% от выручки, полученной при его использовании.
• Необходимость регистрации факта передачи прав. Если объект ИС подлежит регистрации в Роспатенте, значит и передача прав на него (но не обязательно сам договор!) – также. Есть исключения, например, лицензионные договоры даже на зарегистрированное в Роспатенте программное обеспечение не подлежат регистрации. Следует также учитывать, что по мнению налоговых органов и судов изменение коммерческих условий по договору также требуется регистрировать в Роспатенте. Таким образом, имеет смысл продумать формулировки договора о порядке определения размера роялти.

4. Налоговые риски?

Правило универсально: есть налоговая выгода – есть налоговые риски.

Исходя из судебной практики 2023 года, риски следующие:

• Выплата роялти иностранным правообладателям. Например, во многом уже «исторические» споры (с учетом расторжения СИДН с «недружественными» странами): товарные знаки проданы кипрской компании за 8 тыс. евро, после чего заключен лицензионный договор с размером роялти 25 225 английских фунтов стерлингов ежемесячно. Налоговым органом установлено, что кипрская компания – не фактический получатель дохода и положения соглашения об избежании двойного налогообложения применены быть не могут[1].
• Неначисление взносов с выплат роялти физическим лицам в нарушении пп. 3 п. 1 ст. 420 НК РФ[2]. Причем попытки в ходе проверки признать выплаты роялти выплатой дивидендов или выдачей займов – не находят поддержки судов[3]. Между тем, решением проблемы могла бы быть регистрация правообладателей в качестве ИП.
• Подмена лицензионными договорами на программное обеспечение договоров оказания услуг[4].
• Необоснованные расходы. Разнообразная категория споров: так налогоплательщик уменьшил налог на прибыль на роялти в размере 290 млн руб. без его фактической выплаты и не предоставил налоговому органу и суду лицензионный договор и отчеты к нему[5], что повлекло ожидаемый результат в виде доначисления.

А вот решение АС Красноярского края от 05.06.2023 по делу А33-13017/2022 действительно интересное и вскрывает типовые проблемы использования бенефициарами товарных знаков как инструмента налоговой оптимизации.

Так суды отметили следующее:

• Лицензиат использовал товарный знак до его регистрации в Роспатенте.
• Правообладатель – единственный учредитель лицензиата (проблема может возникнуть при любой взаимозависимости).
• Первоначальная заявка в Роспатент была подана лицензиатом, который уступил ее своему бенефициару всего за 30 тыс. руб. (позднее выплатив по лицензионному договору десятки миллионов рублей).
• Товарный знак содержит значительную часть фирменного наименования лицензиата, при том, что организация была зарегистрирована ранее товарного знака и не пыталась защитить права на фирменное наименование.
• Для лицензиата было не принципиально использование товарного знака, принадлежащего правообладателю, в свою очередь для правообладателя не имело смысла регистрировать товарный знак без договора с конкретным взаимозависимым лицензиатом.   

В своей практике мы также встречали претензии к обоснованности расходов на выплату роялти в условиях неочевидной связи такого использования с извлечением прибыли. Например, единственный покупатель лицензиата в договоре не требует наличия у поставщика использования или продажи товара под конкретным товарным знаком. Аналогичная проблема может быть при участии в конкурсах и тендерах, в которых условиями не предусмотрено использование товарных знаков поставщиками или подрядчиками. То есть прямой связи между выигрышем в тендере и использованием товарного знака нет.

В некоторых случаях поднимается также вопрос «обслуживания» правообладателем товарного знака, то есть по мнению налоговых органов просто быть правообладателем товарного знака и получать за это роялти недостаточно. Пример «обслуживания» товарного знака – это увеличение пользователей по договору коммерческой концессии, участие в выставках, оплата рекламы бренда и т.д.

Таким образом, принимая решение об использовании товарного знака, имеет смысл учитывать следующее:

5. Товарный знак и дробление бизнеса.

При любом предпроверчоном анализе по признакам дробления бизнеса всегда изучается вопрос использования участниками группы компаний общего товарного знака (иногда используется термин «бренд»).

Следует учитывать:

• Отсутствие выплат роялти при заключенном договоре коммерческой концессии или лицензионном договоре – признак дробления[6].
• Отсутствие в договорах (в том числе дилерском) указания о праве покупателей использования товарного знака поставщика – признак дробления[7].
• Наличие у подконтрольного участника группы компаний договора коммерческой концессии с невзаимозависимым правообладателем не делает такого участника автоматически самостоятельным и неподконтрольным, но при доначислении консолидация доходов от использования договора с внешним правообладателем не осуществляется[8].
• Покупка товарного знака и развитие бизнес-модели по принципу франшизы (на основании бизнес-плана) – в числе прочих доказательств подтверждает отсутствие дробления бизнеса[9].

От себя добавим, что пока использование договора коммерческой концессии для структурирования группы компаний остается эффективным инструментом.

Таким образом, использовать объекты интеллектуальной собственности в том числе в налоговом планировании возможно, но обдуманно, любая налоговая оптимизация – потенциальный риск.

Если Вам требуется квалифицированная оценка налоговых рисков как отдельных сделок, так и всей структуры группы компаний, нивелирования выявленных рисков или разработка законных способов налоговой оптимизации, эксперты Комплаенс Решения готовы оказать качественную юридическую помощь.

Также сопровождаем налоговые проверки на любой стадии.

Записаться на консультацию можно на нашем сайте, по телефону 8-800-500-21-36 или оставить заявку на почте info@taxprof.pro.

[1] Решение АС Свердловской области от 30.05.2023 по делу А60-34102/2022. Похожие дела – постановление 3 ААС от 15.05.2023 по делу А33-32881/2021 (СИДН с Чехией), решение АС Москвы от 29.05.2023 по делу А40-168206/2022 (выплата роялти за товарный знак «Карусель» кипрскому правообладателю). 

[2] Постановление 1 ААС от 29.05.2023 по делу А38-2614/2021

[3] Решение АС Челябинской области от 17.04.2023 по делу А76-37345/2021

[4] Решение АС Тюменской области от 20.03.2023 по делу А70-17647/2022

[5] Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.05.2023 по делу А53-45057/2021

[6] Решение АС Республики Саха от 06.04.2023 по делу А58-4249/2022

[7] Решение АС Саратовской области от 19.05.2023 по делу А57-21979/2022

[8] Постановление 15 ААС от 10.03.2023 по делу А53-19978/2022

[9] Решение АС города Москвы от 14.03.2023 по делу А40-187829/2022